如何处理承揽加工时的侵犯商标专用权行为

【案情介绍】

2008年7月14日，某市工商局对某电气设备有限公司进行突击执法检查时，执法人员发现该公司存在侵犯商标专用权的情形，其销售的电冰箱开关柜中所使用的控制与保护开关（总货值34万元）涉嫌侵犯浙江宏光电器有限公司的商标专用权。执法人员随即报请工商局局长批准进行立案调查，并立即扣押了涉嫌侵权的商品，之后告知浙江宏光电器有限公司，并要求其派员来进行鉴定。2008年7月31日，宏光电器有限公司出具书面鉴定报告，认为上述涉嫌侵权商品确实侵犯了其注册商标专用权。

某市工商局调查完毕后对某电气设备有限公司作出如下处罚：责令当事人立即停止侵权行为；没收侵权商品80件；并处罚款20万元。

【案情分析】本案中，宏光电器有限公司承揽加工的电冰箱，在开关柜中使用的控制与保护开关涉嫌侵权，确定这一侵权典型意义在于明确了如果经营者在承揽加工过程中使用的部分商品侵犯其他企业的注册商标专用权，并且在最后的成果或新产品上仍然保留了该侵权商标，或者让交易对方及公众意识到该成果或者新产品使用被侵权企业的原件或原料，就应当认定为商标侵权，从而创立了一个查处商标侵权行为的新路径。

而之所以这样认定，是因为承揽加工业务的实质，就是将承揽加工工作成果，包括成果构成部分的零配件、原材料等的所有权一并有偿转让了。承揽加工企业不能在这个部分使用他人的商标，否则就会给交易对方造成承揽加工企业使用的部件为该被侵权企业生产的部件，从而使侵权企业利用被侵权企业商标的知名度为自己牟利。

本案中，某电器设备有限公司在其承揽加工的电冰箱的开关柜中使用了贴有宏光电器有限公司商标的控制，当然是侵权行为。

【律师解析】

加工承揽工程中的商标侵权防范应该从经营企业人手，加强对生产经营企业的监管。对发现的商标侵权案件要做到追根溯源，一查到底，从根本上铲除制假源头。强化企业提高注册商标自我保护意识，调动商标注册企业积极性，与工商部门密切配合，联手打击商标侵权行为。

【相关法条】

《中华人民共和国商标法》第五十二条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的； （二）销售侵犯注册商标专用权的商品的； （三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的 （四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的； （五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。 第五十三条有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。当事人对处理决定不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不履行的，工商行政管理部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的工商行政管理部门根据当事人的请求，可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条对侵犯注册商标专用权的行为，罚款数额为非法经营额3倍以下；非法经营额无法计算的，罚款数额为10万元以下。

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