双方长期使用同一未注册商标，其中一方将该商标申请注册是否构成抢注

双方长期使用同一未注册商标，其中一方将该商标申请注册是否构成抢注

—甲药业公司诉国家知识产权局商标权无效宣告请求行政案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院（2020）京行终5312号行政判决书

2.案由：商标权无效宣吿请求行政纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：甲药业公司

被告（上诉人）：国家知识产权局

第三人（上诉人）：乙药业公司

【基本案情】

清代名医雷x上于1734年在苏州开设药铺“诵x堂”，经多年发展，至1939年，共有甲药业公司诵x堂总号、乙药业公司诵X堂北号、乙药业公司诵x堂南号、乙药业公司诵x堂北支号等多家分支。本案甲药业公司、乙药业公司均源于上述分支，二者均曾被认定为“中华老字号

1949年后,甲药业公司以“前店后厂”模式经营药品的生产与销售，在从事药品生产的同时，还开设雷x上门市部面向广大消费者零售本厂生产的药品。1956年，甲药业公司实行公私合营，1978年，恢复“雷x上制药厂”的名称。至20世纪90年代，除药品生产外，甲药业公司及其子公司还发展了数十家“雷x上”门店从事药品零售。相关审计报告显示，2000年、2005年、2010年、2015年其销售收入分别约为5612万元，7633万元、1.03亿元、1.52亿元。

乙药业公司的经营方向一直集中在药品零售领域。“公私合营雷x上国药中心店”于1956年开业。1980年7月，恢复使用原店面“雷x上中药店西号”。历经多次改制变更，其经营范围一直涵盖中药材、中成药、西药、医疗器械等。2006年至2012年间其“雷x上”品牌多次获得“上海名牌”等荣誉。审计报告显示其2003年、2005年、2010年、2015年销售收入约为2.49亿元、2.81亿元、5.29亿元、7.50亿元。

2013年1月1日原国家工商行政管理总局商标局开放注册新增的“药品零售或批发J艮务”等项目，甲药业公司于2013年1月4日在第35类“药品零售或批发服务”等项目上申请注册了第119876xx号“雷x上”商标（以下简称诉争商标）。

乙药业公司针对诉争商标提出无效宣告请求，理由主要是诉争商标的注册违反了2014年施行的《中华人民共和国商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。国家知识产权局作出被诉裁定，认定乙药业公司已经在诉争商标申请注册之前在“中药零售"月良务上使用“雷x上”标志并具有一定知名度，诉争商标的注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，裁定诉争商标予以无效宣告。甲药业公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

【案件焦点】

1.甲药业公司申请注册诉争商标是否构成《中华人民共和国商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；2.甲药

业公司以“前店后厂”的模式经营药品是否属于对“药品零售”服务的使用。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：甲药业公司在1949年后长期实行“前店后厂”的经营模式，既在药品生产环节提供了药品商品本身，又在零售环节对药品进行集中或分类并提供给消费者、便于消费者选购，故其在上述经营活动中使用“雷x上”标识的行为，既包含对“药品”这一商品的使用，也包含对“药品零售”这一服务的使用。

在案证据显示，中药业公司、乙药业公司均源于有近三百年历史的老字号“雷x上诵x堂气在诉争商标申请日之前，各自独立发展、长期并存，虽经营方向各有侧重，但均将“雷x上”作为核心标识长期从事药品销售，故现有市场格局的形成属于正常牛.产经营导致的善意共存。我国商标法采用“先申请原则”，甲药业公司申请注册诉争商标，既有传承“雷x上”老字号的历史渊源，也有长期在药品零售服务上使用“雷x上”的事实，其申请注册诉争商标并无抢占他人商誉的主观意图，不属于《中华人民共和国商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。被诉裁定认定有误，法院予以纠正。

北京知识产权法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项规定，判决如下：

一、撤销被诉裁定；

二、被告国家知识产权局重新作出裁定。

国家知识产权局、乙药业公司均不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为：在诉争商标申请H之前，在药品销售服务上，乙药业公司和甲药业公司均将“雷*上”作为核心标志进行了较长期间的实际使用。在诉争商标核定使用的药品零售或批发服务等服务开放注册之前，乙药业公司和甲药业公司对该类服务上的“雷x上”未注册商标均享有合法权益。我国商标注册施行“先巾请原则”，《中华人民共和国商标法》第三十二条所涉老字号的保护和认定，应当考量已经形成的市场秩序和具有历史稳定性的消费者认知习惯。甲药业公司申请诉争商标，既基于其对“雷x上”老字号的历史传承和已在药品销售服务上实际使用的事实，又未超越现有各方商标注册布局或恶意攀附他人在先未注册商标商誉，故不属于《中华人民共和国商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

北京市高级人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第亠款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“雷X上诵X堂”是中国著名药堂之一，始创于1734年。甲药业公司、乙药业公司都与雷x上存在历史渊源，且肉曾被认定为“中华老字号”。现今二者均达到了年销售额数亿元的经营规模，老字号“雷x上”所承载的商业利益巨大。2013年1月1日开放注册“药品零售或批发服务”等新增项目之后，二者就'‘雷x上”在该新增服务上的商标权归属产生巨大分歧。

一、双方长期使用同一未注册商标，一方将该商标申请注册是否构成“以不正当手段抢注他人巳经使用并有一定影响的商标”

本案系典型的双方或多方共同使用同一未注册商标、长期善意共存的情形。本案的难点在于，在新增的“药品零售或批发”服务开放注册之后，二者均希望获得“雷x上”商标的注册，进而获得独占性的商标使用权，但基于注册商标权的排他性，仅有一个主体可以获得注册，那么如何处理这种矛盾呢？若其中一方申请注册，是否违反《中华人民共和国商标法》第三十二条规定？

《中华人民共和国商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规范的是恶意抢注行为，在具体案件中，判断诉争商标的申请注册是否构成前述情形，既要考虑相关商标的实际使用情况，也要考虑申请人的主观意图。虽然一般情况下，商标申请人明知他人在先使用并有一定影响的商标仍申请注册即可推定其具有利用他人商誉获利的意图，但如果在诉争商标申请日之前，双方对该标识均具有长期的使用历史并且二者长期共存，在双方对该标识的归属并无任何约定的情形下，即使相互知晓，若其中一方将该标识申请注册，属于对申请权的积极行使以及对自身未注册标识的保护行为，不存在抢占他人商誉的故意，不应当认定为“以不正当手段抢注本案中，甲药业公司和乙药业公司在第35类“药品零售”服务上均享有对“雷X上”标识的在先权利，彼此在长期共存的过程中对于对方的商标布局亦属明知，任何一方将该标识申请注册均不存在攀附他人商誉的恶意。我国商标法采用“先申请原则"，甲药业公司申请注册诉争商标，既有传承“雷X上”老字号的历史渊源，也有长期在药品零售服务上使用“雷x上”的事实，并无抢占他人商誉的主观意图，故不应认定为“以不正当手段抢先注册他人巳经使用并有一定影响的商标”。

二、甲药业公司长期以“前店后厂”的模式经营药品，是否属于对“药品零售”服务的使用

“药品零售或批发服务”属于2013年1月1日新增的核定服务，上述服务系将药品、药用制剂、医疗用品等商品集中和归类，以便顾客看到和购买，该项服务是一项为鼓励顾客购买而提供的原务总和，是为销售上述商品提供的综合便利服务行为。该服务不是指向商品本身，而是将商品集中、归类，方便客户购买的服务，因此，药品生产企业单纯的药品出厂销售环节并不符合上述服务的内涵。但是，在药品销售的下游流通环节，即面向消费者进行销售时，在此过程中对商品进行了集中或者分类，便于消费者进行选购，则是属于提供了“药品零售”服务。随着药品市场的发展和分工的日益精细，传统的药品生产企业直接面向消费者销售本厂药品的情况越发少见，但是，只要是面向消费者，即使是仅对自己生产的药品进行集中或分类并提供给消费者、便于消费者选购，也是对“药品零售”服务进行使用的行为，只是在这种经营模式下，同一主体既提供了药品商品本身，又提供了“药品零售"服务。本案甲药业公司虽侧重于药品生产，但长期以“前店后厂”的模式使用“雷x上”标识经营药品，20世纪90年代以后通过大量'‘雷x上"门店从事多品牌药品的零售，应当认定在“药品零管”服务上持续使用了“雷x上”标识。

编写人：北京知识产权法院张宁聂菲，本文仅供交流学习，若涉版权问题，敬请告知处理。

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