作品名称可以作为“有一定影响的商品名称”适用商标法第三十二条“在先权利”条款予以保护

作品名称可以作为“有一定影响的商品名称”适用商标法第三十二条“在先权利”条款予以保护

―生物科技公司诉国家知识产权局商标权无效宣告请求行政案

【案件基本信怠】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院（2020）京行终1869号行政裁定书

2.案由：商标权无效宜告请求行政纠纷

3.当事人

原吿（上诉人）：生物科技公司

被告（被上诉人）：国家知识产权局

第三人：甲公司

【基本案情】

诉争系列商标“冰雪XX”由乙公司于2014年4月1。日申请注册，专用权期限至2025年6月6日。核定使用在42个类别的商品或服务上。2017年11月20日，诉争商标由乙公司转让给生物科技公司。甲公司提起无效宣告请求，请求认定其对电影名称“冰雪xx”具有在先“商品化权”，并依据商标法第三十二条前半段予以保护。国家知识产权局对其中的36件作出审查裁定，认定电影名称“冰雪xx”应当作为在先“商品化权”得到保护，并在36个类别的商品或服务上对诉争商标予以无效宣告。生物科技公司不服，向北京知识产权法院提起系列行政诉讼。

中文媒体对冰雪Xx进行了广泛的报道。甲公司基于冰雪xX动画电影已经推出了众多衍生商品与服务。乙公司是一家主营化妆品业务的公司，共申请注册了2000余枚商标，且在全部45个商品或服务类别上申请注册了50枚“冰雪xx”商标。

一审诉讼过程中，甲公司主张：在诉争商标申请注册日前，"冰雪XX”作为知名动画电影的名称，在中国取得了极高知名度，已经构成了“有一定影响的商品名称”。甲公司作为该电影的合法权利人享有在先权利，“冰雪xx”属于商标法第三十二条保护的在先权利。

【案件焦点】

1.甲公司主张将商标法第三十二条的在先权利由“商品化权”变更为“有一定影响的商品名称”，该变更能否被接受；2.将“有一定影响的商品名称”作为在先权利予以保护的适用要件；3.注册在全部36个商品或服务类别上“冰雪xX”商标是否均能适用在先权利条款予以无效宣吿。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：第一，能否将在先权利由“商品化权”变更为“有…定影响的商品名称”。《中华人民共和国商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。“商品化权”并非我国现行法律明确规定的民事权利或者权益类型，而“有一定影响的商品名称”属于受《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条明确规定予以保护的民事权益，故其属于“在先权利”的范围。将在先权利由“商品化权”变更为“有一定影响的商品名称”系出于甲公司的真实意思表示，其保护的均为基于将电影名称进行商业性使用而产生的商业利益，且在本质上解决的均为其他权利或权益与商标权之间的冲突问题，故对于上述变更，一审法院予以接受。

第二，将“有一定影响的商品名称”作为在先权利予以保护的适用要件。其一，商品名称在中国相关公众中是否具有一定的知名度。本案中，该影片的上映情况及其获奖情况可以证明，《冰雪XX》作为电影名称已为相关公众所了解，具有一定知名度，可以认定为“有一定影响的”商品名称。其二，诉争商标标识与商品名称是否较为接近能够形成对应关系。诉争商标标识为普通字体的文字商标“冰雪XX”，其与《冰雪Xx＞电影名称相同，相关公众在看到诉争商标时，容易将二者建立联系，从而造成混淆和误认的可能性。其三，诉争商标指定使用的商品与该商品名称所处领域是否相同、类似或者具有较大的关联性。在具体判断时应考虑以下因素：电影《冰雪XX》的知名度及影响范围；诉争商标使用在相关商品或服务上是否容易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪Xx＞权利人的许可或者与权利人存在特定联系；是否足以影响相关公众对其指定使用的商品来源的识别、品质的认可、信誉的保证等。本系列案中，《冰雪Xx＞虽具有较高知名度，但其保护范围并不当然及于全部商品，而应考虑与电影衍生商品关联程度逐一进行认定。其四，诉争商标的注册与使用是否会损害在先商品名称所有人的利益。本系列案根据核定使用的商品类别，逐一考虑了是否会造成甲公司基于其电影名称本应获得的交易机会的减少，降低知名电影名称的价值，进而损害其利益。

第三，注册在36个商品或服务类别上“冰雪XX”商标是否均能适用在先权利条款予以无效宣告。本系列案中，…审法院仅在“相同、类似或具有较大的关联性”的部分商品上对核定使用的注册商标予以无效宣告。而对于在“关联性”较远且无实际使用意图的其他商品上核定使用的注册商标，依职权对商标法第四十四条第一款进行了审理。

北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定，判决如下：

驳回生物科技公司的诉讼请求。

生物科技公司不服一审判决，提起上诉。二审过程中，生物科技公司撤回了上诉。北京市高级人民法院裁定准许。

【法官后语】

在近十余年的司法实践中，如何对作品名称、作品中的角色名称进行保护经历了一个漫长的探索和调适的过程，权利人特别是涉外权利人，开始引入“商品化权”这一概念，并以此为理由寻求救济。

2017年1月100,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》笫二十二条笫二款规定，作品名称、作品中的角色名称构成在先权益的，应予保护。但是，如何进行保护，现行法倖中是否存在更加明确的依据?毕竟商品化权（益）并非法定权利，内涵、边界亦无法准确确定，于是在司法实践层面上法院也更趋向于持审慎认定的态度。

一审法院尝试到反不正当竞争法的具体条款中去寻找救济途径，尽可能避免“司法设权”。

本系列案中，一审法院正是将国家知识产权局认定的在先“商品化权”进行了修正，根据当事人的主张，同意将在先权利变史成《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项规定“有一定影响的商品名称”进行了保护，使其更符合权利法定的要求。进而，一审法院提出了适用该条款的法律要件：1.该商品名称在中国相关公众中具有一定的知名度；2.诉争商标标识与商品名称较为接近能够形成对应关系；3.诉争商标指定使用的商品或服务与该商品名称所处领域相同或者类似；4.诉争商标的注册与使用将损害在先商品名称的所有人利益。

其中的笫三点的判断是本案的又一难点所在，一审法院给出了自己的答案，即仅在“相同、类似或具有较大的关联性”的部分商品或服务上对核定使用的注册商标予以无效宣告，纠正了国家知识产权局依据"商品化权”进行全类保护的做法。而对于在“关联性”较远且无实际使用意图的其他商品和服务上核定使用的注册商标，法院为了保障当事人的利益，保证被诉裁定兼具程序合法性和实体合法性，依职权就《中华人民共和国商标法》笫四十四条第一款进行了审理，维持了国家知识产权局对上述商标予以无效宣告的结论。二审过程中，上诉人撤回了对本系列案的上诉。

本系列案对于今后作品名称、角色名称的保护路径进行了有益的探索，希望能对最终的权益定性以及保护要件、保护范围的设定提供更多的研究素材。

编写人：北京知识产权法院赵明，本文仅供交流学习，若涉版权问题，敬请告知处理。

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