合法竞争不属商业秘密侵权

[典型案例]合法竞争不属商业秘密侵权

商业秘密的保护为企业间的竞争利刃之一，值得我们极力推广。然而在保护自己利益的同时，如何防范别人滥用商业秘密权侵害自己的权益也成为一项不得不重视的战略。我们应当清楚，合法开发、反向工程、正当竞争，这些行为并不因为保护商业秘密，就变成违法行为，甚至犯罪行为。商业秘密保护仅禁止不正当的竞争行为，并不干预正常竞争，以下案例将展示企业在面对他人提起的侵害商业秘密诉讼时，如何应对反击，以维护自己的正当权利。

（一）案情介绍

本案原告为Ernster公司，拥有3项罐头添加剂的美国专利（简称820、933 和588号专利）。3项专利全部有关于在罐装金枪鱼时，向罐头中加入水解蛋白，如从牛奶中提炼的酪蛋白，以提高罐头的质量。

本案第一被告R小ton公司，是罐头生产企业，从原告处购买罐头添加剂；第二被告Deltown公司，是生产罐头添加剂的竞争企业，替代原告向第一被告供货。

自1984年，本案原告与第一被告开始合作，向其供应罐装金枪鱼添加剂，由于有专利保护，产品独自一家，因而价格比较高。

第一被告为降低成本，寻求与第二被告合作，开发添加剂的替代来源。第二被告研究了原告的专利，开发出替代产品，于1986年开始向第一被告供货。

（二）法院裁决

1.专利侵权指控

原告于1987年9月，以专利侵权、商业秘密侵权等理由，起诉第一被告和第二被告，一审法院判决原告胜诉。被告不服，提起上诉，上诉法院对下列专利侵权指控问题进行了分析。

( 1 )有关820号专利的权利要求1

820号专利是一个工艺，有关于在罐装金枪鱼过程中，加人水解蛋白。其权利要求1为一种制备和存放金枪鱼以便消费的方法，其特征在于用氢氧化钠、氢氧化钾和水组成的溶剂，制备酪蛋白；将该酪蛋白随同金枪鱼肉加人可密封容器中；密封并加热至足以抑制细菌繁殖的温度，然后使该容器冷却。

上诉法院指出，证据证明1970年4月21日，日本批准了1970一11099号专利，名称为“一种罐装食品的生产方法”，使用与原告的相同成分，改善罐装食品质量。该专利披露了在金枪鱼装罐过程中，加人有关成分，然后将罐头加热，再自然冷却，以改善金枪鱼的味道。

日本专利与原告的第820号专利无论是添加剂成分还是工艺工程，完全相同，因而，法院认定第820号专利权利要求1无效。

（2）有关820号专利的权利要求2

权利要求2是权利要求1的从属权利要求，进一步将上述水、酪蛋白、氢氧化钠、氢氧化钾溶剂的PH值，限制到至少为8巧。但是法院认为，被告的证据表明，其产品的溶剂的PH值是7，不在原告权利要求的保护范围之中，因而不构成专利侵权。

（3）有关933号专利

第933号专利是一种水解蛋白合成物及其制备工艺。法院指出，第933号专利的4个独立权利要求，均进行了限定，即其不包括钠、钾、酪蛋白和碱性金属溶剂，为了理解这些限定，法院查看了原告专利申请时的审查记录。法院发现在最初申请时，原告申请的是“可从酪蛋白中提取水解蛋白质”的工艺。专利局驳回该申请，原因是他人在先专利已经公开了可以使用碱性金属溶剂，从酪蛋白中提取水解物质。为了使专利申请过关，原告公司对技术进行了限制，使其不包括钠、钾、酪蛋白和碱性金属溶剂，并且相应地将PH值限定为10。本案第二被告的产品，PH值为7，因而法院认定其未侵犯原告的第933号专利。

（4）有关588号专利

第588号专利是一种牛奶蛋白水解物及其制备工艺。全部8项独立权利要求均进行了限定，要求在反应中使用特定的酶。

被告的产品和工艺过程与原告相同，只不过使用了另外一种酶。法院指出，在这种情况下通常要用等同原则，来判断被告是否在实质上对原告构成专利侵权。

在运用等同原则时应当注意，原告在专利申请过程中，明确排除的成分，不在适用同等原则范围内，也不能在专利侵权诉讼中，再主张为自己的权利内容。

根据审查记录，法院发现原告第588号专利申请过程中，曾被审查员以没有创造性为理由驳回，原因是在类似的反应过程中使用酶，是公知技术，使用哪种酶都一样，是选择性的，不是决定性的。

为了通过审查，原告坚决认为其采用的特定酶，是该专利有创造性的根本标志，如果不采用相同的酶，就不能得到该工艺的效果。

根据以上原则和证据，法院指出，本案被告生产工艺虽然相同，但是采用的酶不同，被告采用的酶，是原告在专利申请过程中指认为是现有技术、排除在其专利申请之外的酶，换句话说，被告采用的是公知技术。因而法院认定，被告技术不侵犯原告第588号专利。

2.商业秘密侵权指控

原告Ernster公司还指控被告侵犯了其19项商业秘密。被告认为，这些所谓商业秘密，有的已经公开发表，有的原告没有采取保密措施。

法院认为，原告没有提供合格的证据证明原告对其所谓商业秘密采取了合理保密措施，例如将有关配方作为保密文件锁进保险柜，禁止雇员向外人披露有关公式，禁止外人进人实验室，与雇员签订保密合同等。

另外，原告主张的另一部分商业秘密信息，实际上已经由专利公开，如每罐金枪鱼的数量、装罐步骤、有关工艺的其他先进之处等。

原告认为其交给被告的有关商业文件，含有商业秘密信息，被告不得违法使用。法院指出，这些文件没有加盖保密印章，更重要的是，原告向其他客户，也提供了同样的商业文件，并且没有作为商业秘密来控制。

根据以上分析，1992年10月13日，二审法院改正了一审法院的判决，不认为被告侵犯了原告的专利或者商业秘密。

（三）要点提示

本案是说明正常竞争不受商业秘密保护干预的一个生动范例。原告与第一被告原来是合作伙伴，原告向第一被告供应罐头添加剂。由于原告有专利保护，产品价格较高，第一被告甩开原告，与第二被告一起对原告的产品进行了反向工程，得到相关配方，开发出竞争产品。这种出于自身利益的竞争行为，违反了原告的信任，浪费了原告的资源，对原告利益造成极大损害，于是原告同时提起来专利侵权和商业秘密侵权诉讼。

但是被告并未侵害原告的合法权利。被告巧妙地绕开了原告专利的所有权利要求，没有构成专利侵权；另外，被告证明原告所谓的保密信息，或者没有采取保密措施，或者已经公开发表，躲开了原告的商业秘密侵权指控。

我们应当牢记，善用商业秘密保护武器，在保护自己权利的同时，还有与商业秘密权并列的他人的正当竞争的合法权利，而从中派生出的其他合法权益，商业秘密权人不得干预。

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