【案情介绍】
2004年9月24日，吴枝强向国家知识产权局申请了名为“圆珠笔(A)”的外观设计专利，于2005年6月15日发布了授权公告，该专利至今仍然有效。专利的各视图显示：本专利的外观设计为一种笔，整体为圆柱形，笔身以圆环分上下部分，上杆较长、下杆较短；上杆笔身处设有一条出纸口，并有与此出口等长的凸出拉条，可从笔身内部拉出纸张；上杆顸部有一个比杆身略粗的笔帽，从笔帽处向下延伸配有流线型笔夹；下杆为圆锥形，笔尖处略尖。
在此之后，吴枝强发现分水镇三云制笔厂在未经其同意的情况下，生产销售了一种笔，侵犯了吴枝强的专利权。根据吴枝强的申请，浙江省桐庐县公证处的公证人员与杭州制笔协会的工作人员于2007年6月29日来到分水镇三云制笔厂，看到了正在被装配的圆珠笔，现场也有一些已经装配好的成品笔。对此，公证人员拍照以作记录，杭州制笔协会的工作人员从现场取得两支成品圆珠笔封存于公证处。查看后发现，除是由透明材质制作以外，被控侵权的笔的外观形状与本案中涉及的专利一致。分水镇三云制笔厂是吴云根个人经营的个体工商户，2005年9月21日成立。2007年8月23日，吴枝强认为吴云根侵犯其专利权，将其诉至法院，请求判令：吴云根立即停止制造、销售侵权产品的行为，并销毁侵权产品、半成品及专用模具；吴云根赔偿吴枝强经济损失及调查、取证费用10万元；本案诉讼费用由吴云根负担。
一审法院认为：被控侵权笔与涉案专利在整体上相同而局部不同，这是容易使普通消费者在视觉上将被控侵权的笔混淆并误认为是吴枝强的专利产品。在未经权利人许可的情况下，吴云根以生产经营为目的，制造、销售与涉案专利相近似的笔产品，这一行为侵犯了吴枝强的专利权。宣判后，吴云根不服判决，向二审法院提起上诉称：在外观上，吴云根制造的笔与涉案专利存在巨大差异，不构成相同，也不构成原判认定的相近似，所以不构成侵权。
二审法院认为，吴枝强指控吴云根侵权缺乏相应的事实依据；吴云根关于其产品未落入涉案专利保护范围的上诉有理，二审法院予以支持。
【案情分析】在上述案件中，被控侵权的笔仅因为使用了透明材质而使一些笔的内部构造显现在笔身上，而在其他各个部位采用的外观设计均与本案中争议的专利完全相同。被控侵权的笔只是从使用的材质角度看有些许不同于涉案专利的笔身设计，但这一细微差别不会使消费者感觉到两者在整体外观视觉上不同，这是因为在进行一般审美观察和判决时，消费者的重点在于观察其整体外观形状。由此得知，被控侵权笔与涉案专利在整体上相同、局部不同。
本案中的专利产品和被控侵权产品之间基本只存在着唯一区别：被控侵权笔由透明材料制造，内部的笔芯和卷纸可以透过笔杆看到，但涉案专利从公告文本的图片来看，不能显示笔内部的构造。一审法院根据这点认为二者是相近似的，二审法院则得出了完全相反的结论。
【律师解析】
司法实践中，对于透明部分在判断外观设计相同或者近似时所起的作用存在着不同意见。举一例说明，《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》中第六条关于透明材料替换的规定：“将不透明材料替换为透明材料，或者将透明材料替换为不透明材料，且仅属于材料特征的变换，未导致产品外观设计发生明显变化的，在判断外观设计的相同相似性时，应不予考虑。”假如根据该规定判决本案那么就有可能得出与一审法院相同的判决结果。
【相关法条】
《中华人民共和国专利法》第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
第二十三条授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
第三十一条一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。
一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。
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