新颖性下“惯用手段的宜接置换”之认定

新颖性下“惯用手段的宜接置换”之认定

—电话公司诉国家知识产权局发明专利无效宣告请求行政案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院（2019）京行终513号行政判决书

2.案由：发明专利无效宣告请求行政纠纷

3.当事人

原吿（上诉人）：电话公司

被告（上诉人）：国家知识产权局

第三人：技术公司

【基本案情】

本专利系专利号为200880129xxxs名称为“用于执行电信系统中的随机访问的方法和设备”的发明专利（以下简称本专利），其申请日为2008年12月15日，优先权日为2008年6月19日，授权公告日为2014年5月7日专利权人为电话公司。本专利的权利要求1〜4为：

“1.一种在无线电基站（120,400）中使用户设备（110,500）能够执行基于争用的随机访问的方法，向所述无线电基站（120,400）指配形成非专用随机访问前同步码池的第一集合以及形成专用随机访问前同歩•码池的第二集合，所述方法的特征在于它包括下列步骤：

确定（201）随机访问前同步码标识符RAPID；

向所述用户设备（110,500）传送（202）消息，所述消息包含所确定RAPID；以及从所述用户设备（110,500）接收（203）由所述用户设备（110,500）根据所述所传送消息中包含的所述RAPID所选择的非专用随机访问前同步码。

2.如权利要求1所述的方法，其中，确定（201）所述RAPID的所述步骤包括：选择与所述第一集合的非专用随机访问前同步码关联的预先配置的RAPIDO

3.如权利要求1所述的方法，其中，确定（201）所述RAPID的所述步骤包括：随机选择与所述第一集合的非专用随机访问前同步码关联的RAPID。

4.如权利要求1~3中的任一项所述的方法，其中，所述传送步驟（202）包括：在物理下行链路控制信道PD。。H上传送包含所述RAPID的所述消息技术公司于2014年11月14日向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利夏审委员会）提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款的规定，请求宣告本专利权利要求1~26金部无效，同时提交了证据1（。N10I6828xXx中国发明专利申请公布说明书，申请日为2008年5月16日，优先权日为2007年5月24EJ,公开日为2010年3月24日）。

2015年5月21日，专利复审委员会作由第26030号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），决定：宣告本专利的权利要求1~7、12、14~20、25无效，在权利要求8-11.13、21-24.26的基础上继续维持本专利有效。

【案件焦点】

本专利权利要求是否满足《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款有关新颖性的规定。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：本案中，证据1满足构成抵触申请的形式要件。本专利权利要求1相对于证据1不具备新颖性。同理，权利要求14相对亦不具备新颖性。证据1已经公开了本专利权利要求2的附加技术特征，本专利权利要求2相对于证据1不具备新颖性。证据1已经公开了通过切换消息传送包含特征码ID编号的消息，本专利权利要求4将通过切换消息传送消息改换为在物理下行链路控制信道PD。。H上传送消息，是本领域的惯用手段的直接置换，因此，本专利权利要求4相对于证据1不具备新颖性。同理，本专利权利要求15、17相对于证据1亦均不具备新颖性。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定,判决如下：

驳回电话公司的诉讼请求。

电话公司不服•审判决，提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为：被诉决定及原审判决认定权利要求1、2、3不具备新颖性，并无不当，予以确认。但本专利权利要求4进一步限定了“在物理下行链路控制信道PD。。H上传送包含所述RAPID的所述消息”，而证据1中是通过切换消息的方式传送消息,二者不属于惯用手段的直接替换，被诉决定与原审判决的相关认定缺乏事实及法律依据，予以纠正。鉴于电话公司仅在本专利权利要求1、2、4有效的基础上，并基于与权利要求1、2、4相同的理由，主张本专利权利要求3、6、7、14-17.19、20具备新颖性，在对相关理由进行了详细评的基础上述，对相关权利要求是否具备新颖性不再赘述。国家知识产权局就本案重新审査时，应结合前述理由，对相关权利要求一并予以审查。

北京高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院2015年京知行初字第6121号行政判决；

二、撤销被诉决定；

三、国家知识产权局针对技术公司就电话公司所拥有的本专利提出的无效宣告请求重新作出决定。

【法官后语】

一项发明创造之所以能够被授予专利权，并使得专利权人获得一定期限的垄断权，即在于其为社会公众提供了一种“又新又好”的技术方案。任何人都不得将巳经为公众所知的技术方案纳入其专利权的保护范围，否则即是对社会公共利益的侵害。这就要求被授予专利权的发明或者实用新型应当具备新颖性。本案主要涉及新颖性判断过程中非常特殊的一类情形，即“惯用手段的直接置换”的判断。

一、新颖性的内涵

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。可见，判断一件发明或者实用新型是否具备新颖性，应考虑两个方面：其一，是否属于现有技术；其二，是否存在抵触申请。

首先，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则指优先权日；但申请日当天公开的技术内容并不包括在现有技术范围内。现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制。换言之，若一项发明或者实用新型专利申请所要求保护的技术方案在其申请日以前已经为公众所知，则该项权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。其中，“为公众所知"指的是处于公众能够获得的状态。这种状态强调的是公众能够在其欲获知时即可获知，既非要求公众已经实际获知，亦非指向公众仅仅可能获知。

其次，抵触申请涉及的是两件同样的发明或者实用新型专利申请，在先申请的申请日早于在后申请的申请日，在先申请的公开日晚于在后申请的申请日，在后申请的权利要求所要求保护的技术方案已经为在先申请的申请文件所披露，则在先申请构成在后申请的抵触申请，并使得在后申请的权利要求所要求保护的技术方案丧失新颖性。抵触申请制度的引入在于避免就相同的发明创造授予重复授予两项不同的专利权。

二、新颖性下"惯用手段的直接替换”的认定

《专利审查指南〉就新颖性的判断列举了上下位概念、数值范围等具体判断规则。其中，关于“惯用手段的直接替换”的认定，审查指南中仅仅简单提及“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性”，并具体列举了“螺钉固定”与“螺栓固定”属于惯用手段的替换。但值得注意的是上述规定对于“惯用手段的直接替换”的认定并不能提供直接的指引。

运用“惯用手段的直接替换"规则认定涉案申请或专利不具有新颖性，通常发生在对比文件为抵触申请的案件中。原因在于抵触申请仅能用于评价新颖性，而不能用于评价创造性。若对比文件为非抵触申请的现有技术，即便不能认定涉案申请或专利属于现有技术而不具备新颖性；若涉案申请或专利与该对比文件的区别特征仅为本领域公知常识，亦可在后续的审查中依据该对比文件结合本领域公知常识而否认该申请或专利的创造性。

在判断是否“惯用手段的直接置换”的过程中，至少需满足以下要件，一是相关技术手段为本领域惯用的技术手段；二是相关技术手段的置换属于“直接置换”。

首先，关于上述技术手段是否属于本领域慣用手段的认定。本领域的慣用手段为本领域公知常识的下位概念。因此有关公知常识的判断规则对于相关技术手段是否为本领域惯用手段的认定，同样适用。以本领域普通技术人员为貌颖性判断的主体，系专利授权确权案件中所普遍适用的基本规则。而所属技术领域的技术人员，是指一种假设的“人”，其知晓申请日或者优先权日之前该发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前的常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

其次，关于上述技术手段的置换是否属于“直接置换”。如前所述，新颖性的判断通常应当坚持单独比对的原则，此为新颖性与创造性判断方法的明显区别。但如上所述，若涉案发明创造与一项现有技术的相关区别仅在于“惯用手段的直接替换”，则涉案申请或专利同样不具备新颖性。在创造性判断过程中，若涉案申请或专利对于本领域技术人员而言，相对于一篇对比文件和公知常识的结合是显而易见的，则其不具备创造性e虽然，上述新颖性下本领域惯用手段为创造性下本领域公知常识的下位概念，但二者的显著区别为新颖性的判断过程中，要求惯用手段的誉换为“直接的”，即不但要求相关的技术手段可以替换，同时要求将涉案申请或专利对对比文件中的不同技术手段替换后,不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合等关系。对于本领域技术人员而言，即便相关技术手段的善换是容易想到的，但若相关技术手段眷换后，同时要求与该技术手段配合的其他技术特征需要作出适应性调整，此时虽然涉案申请或专利可能不具备创造性，但不宜认定其不具备新颖性。本案中，如前所述，各方对于本专利权利要求4的附加技术特征为“在物理下行链路控制信道PD。。H上传送包含所述RAPID的所述消息”，而证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，并未提出异议。而本领域技术人员公知，证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，系通过数据信道传送相应的消息。同时，通过数据信道传送消息与通过控制信道传送消息，涉及不同解调制及解压缩等，对其他与之匹配的技术特征提出了新的要求。故本案中，在对比文件1的基础上,不宜认定本专利权利要求4限定的附加技术特征属于“惯用手段的直接置换”。

编写人：北京市高级人民法院王东勇，本文仅供交流学习，若涉版权问题，敬请告知处理。

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