文/上海市浦东新区人民法院 宫晓艳(一审承办人)
上海市高级人民法院 黄心怡
【裁判要旨】
商标侵权惩罚性赔偿适用于恶意侵权而且情节严重的情形。认定恶意可考虑是否存在重复侵权行为；认定情节严重可考虑侵权行为的性质、侵权方式、持续时间、地域范围、规模、后果等因素。赔偿基数可根据侵权商品销售量与侵权商品单位利润乘积计算的侵权获利确定，其中侵权商品销售量可根据侵权人的商品宣传内容确定，侵权商品单位利润可参考同类产品酌情确定。赔偿倍数可根据侵权人的恶意程度、侵权情节的严重程度确定。在侵权人拒绝履行证据披露义务构成举证妨碍的基础上，可采用优势证据标准，参考权利人提交的证据确定赔偿额。
【案号】
一审：（2018）沪0115民初53351号
【案情】
原告：平衡身体公司（BALANCEDBODY INC.）。
被告：永康一恋运动器材有限公司（以下简称永康一恋公司）。
原告平衡身体公司于1993年8月在美利坚合众国加利福尼亚州注册，主要从事运动器材的生产销售、健身课程的推广。原告系第17787572号“MOTR”商标的注册人，该商标核定使用于第28类“锻炼身体肌肉器械、体操器械、手动操作的健身器材（锻炼身体器械）、用于瑜伽和体育健身活动的弹力带”等商品，有效期自2016年10月14日至2026年10月13日。原告曾参加2006年北京国际健身大会，“MOTR”品牌健身器材及健身项目的相关信息可见于微信、搜狐网、《长江商报》《新快报》等媒体的宣传报道。2011年，被告因出口西班牙的产品涉嫌侵犯原告商标和专利权利被原告发函警告，后被告在和解协议中承诺不再实施侵权行为。2017年11月11日，原告代理人在被告的工厂购买了普拉提滚筒产品3个，并取得付款凭证1张。付款凭证上领款人为“永康一恋公司”。产品的手柄处标有“MOTR”标识、拉伸带的两端连接处标有“E”和“MOTR”标识，产品手册的封面标有“MOTR”标识，光盘中的培训视频多处出现“MOTR”标识和原告的公司名称。2017年12月29日，被告经营的“永康一恋普拉提”微信商城售卖的一款最热产品为“Motr移动的普拉提床”。该微信商城的客服在2017年10月6日至12月9日期间，多次在朋友圈发文推销标有“MOTR”标识的普拉提滚筒产品。2018年3月15日,被告参加2018第五届中国（上海）国际健身、康体休闲展览会时，在其展位内展示普拉提滚筒产品，产品顶端的手柄等处标有“MOTR”标识。原告申请公证处到展会现场进行证据保全公证。
原告认为被告的行为构成商标侵权，且被告明知原告公司以及原告涉案商标的知名度，又存在重复侵权的情形，因此主张按照被告的侵权获利计算赔偿数额，并要求对被告的恶意侵权行为适用3倍的惩罚性赔偿。原告诉请法院判令：1.被告停止侵犯第17787572号“MOTR”注册商标专用权的行为；2.被告赔偿原告包括律师费、公证费、差旅费等合理支出在内的经济损失人民币300万元。
被告永康一恋公司辩称：被告的行为未侵犯原告涉案“MOTR”商标。“MOTR”商标为“movementon the roller”的英文首字母缩写，因其产品使用方式符合“在滚轮上的运动”中文含义，故涉案商标属于对产品功能、用途的描述，不具有显著性。“MOTR”标识已成为普拉提滚筒产品的通用名称，市场中存在多家同业竞争者生产以“MOTR”为品名的产品，被告对该标识的使用属于正当使用。被告公司经营规模小，系根据用户需求购买零部件进行组装，其使用“MOTR”标识的时间短，加之涉案产品受众范围小，不存在大量生产、销售的行为。故请求驳回原告的全部诉讼请求。
【审判】
上海市浦东新区人民法院经审理认为，涉案“MOTR”商标为臆造词，作为商标具有较强的显著性，且经过原告及其合作商家的持续使用和广泛宣传，已经能与原告之间建立唯一对应的关系。被告使用的“MOTR”标识与原告的涉案商标完全相同，且商品类别与原告涉案商标核定使用的商品相同。被告对“MOTR”标识的使用行为属于商标法第五十七条第（一）项规定的在同一种商品上使用与注册商标相同的标识的行为，侵犯了原告的注册商标专用权。原告主张以侵权人因侵权所获得的利益来计算赔偿数额，计算公式为“侵权获利=产品销售量×（产品单价-产品成本）”，因被告拒绝提交相关销售数据、原始凭证和财务账册，故法院参考原告的主张和提供的证据逐一确定上述公式中各项参数的具体数值，在此基础上确定侵权获利数额。考虑到以下因素，法院决定在侵权获利金额的基础上适用3倍的惩罚性赔偿：一是被告曾在和解协议中承诺不再侵权，但仍继续实施侵权行为，侵权恶意极其严重；二是被告全面摹仿原告商标及产品，攀附原告商誉的意图十分明显；三是被告2016年的公司年销售总额已达800余万元，具有较大的生产经营规模；四是被告通过微信商城、微信朋友圈、工厂、展览会等线上、线下多种渠道推广和销售侵权产品，产品售往多个省市，产品销售渠道多、涉及地域范围广，侵权行为影响较大；五是被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，进而给原告的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。上述确定的侵权获利金额的3倍已超过300万元，鉴于原告在本案中主张包含合理支出在内总计300万元的损害赔偿金额，因此对其主张予以全额支持。综上，法院判决：被告立即停止实施商标侵权行为；被告赔偿原告经济损失及合理支出共计300万元。
一审判决后，原、被告均服判息诉。
【评析】
惩罚性赔偿制度，区别于填平性赔偿，其所确定的赔偿数额超出了实际损害数额，是一种集补偿、惩罚、遏制等功能于一身的制度，[①]旨在提高侵权行为代价，扭转此前“维权成本高、侵权代价低”的局面。为加强知识产权司法保护，惩罚和遏制知识产权侵权行为，2013年修正的商标法第六十三条第一款对惩罚性赔偿进行了规定，即侵犯商标专用权的赔偿数额可以按照权利人损失、侵权人获利、商标许可费倍数依次进行确认，“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的1倍以上3倍以下确定赔偿数额”，这是知识产权领域首次引入惩罚性赔偿制度，此后在2019年再次修订时将赔偿倍数的上限从3倍提高至5倍。然而，司法实践中直接适用惩罚性赔偿制度对侵权人判定高额赔偿的案例并不多，主要难点一是侵权人恶意和侵权情节严重的审查认定标准尚不明晰，二是作为计算基数的权利人损失、侵权人获利难以查明和具体化。
一、适用惩罚性赔偿的主观要件——恶意的认定
恶意系惩罚性赔偿制度适用的主观要件，学界普遍认为恶意的过错程度至少不低于故意，对于是否完全等同于故意，则尚有不同观点。有的观点认为，恶意应理解为直接故意，而不包含间接故意；[②]有的观点则认为，恶意与故意同义，但不包括民法中的重大过失；[③]还有的观点认为，恶意在原则上不包括重大过失，只有在符合法定情形的例外情况下，才可以推定此处的重大过失等同于故意。[④]鉴于尚无明确的概念界定，在司法实践中也倾向于将恶意认定为直接故意，并且通过对个案经验的总结逐步归纳恶意的典型表现形式，具体而言，包括以下形式：
第一类是行为人受到行政处罚或收到法院禁令后继续实施侵权行为。如在巴洛克木业（中山）有限公司与浙江生活家巴洛克地板有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为：浙江生活家巴洛克地板有限公司和巴洛克木业（中山）有限公司有过多年的OEM代工合同关系，在双方合作期间内以及合同解除后，浙江生活家巴洛克地板有限公司从事针对涉案商标的侵权行为，其主观上系基于对涉案商标的了解，恶意从事侵权行为谋取该商标所蕴含的商业利益。其在巴洛克木业（中山）有限公司发出侵权警告后继续实施侵权行为，在全国各地的多家经销商因商标侵权和不正当竞争被予以行政处罚后仍不停止侵权行为，在法院下达禁令后拒不履行，继续在其生产、销售的地板商品及网站上使用为禁令所禁止使用的标识，侵权恶意极其严重。[⑤]
第二类是行为人收到权利人警告后继续实施侵权行为。如在吉尼斯世界纪录有限公司与奇瑞汽车股份有限公司、安徽奇瑞汽车销售有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为：吉尼斯世界纪录有限公司在两被告实施涉案活动前曾向奇瑞汽车股份有限公司发出律师函要求停止侵权，奇瑞汽车股份有限公司正常的做法应是积极履行注意义务，本着诚实信用的原则尊重他人商标权的合理权利界限。但奇瑞汽车股份有限公司、安徽奇瑞汽车销售有限公司并未采取恰当的应对措施，反而在明知举办涉案活动涉嫌侵权的情况下，仍然大量、突出使用与吉尼斯公司具有较高显著性和知名度的注册商标相近似的标识，并结合引人误解的宣传，故意混淆相关公众对涉案活动的来源指向，侵权的主观恶意明显。[⑥]
第三类是行为人与权利人签署和解协议后又实施侵权行为，如本案所示情形。之所以将此与前述两类情形并列为同等程度，概因两方面之考量。其一，尽管未受法院禁令或行政处罚等强制力的制裁，但行为人在先签有和解协议，其对于行为性质与行为后果已有明确认知。在此前提下，行为人违反和解协议再次实施侵权行为，显见其对于侵害结果的积极追求，主观恶意极为明显。其二，从契约效力的角度审视，行为人违背既有协议条款的约定，重复实施为双方合意所禁止的行为，亦非诚信经营的市场主体应有之作为，显然违背了诚实信用的基本原则。
二、适用惩罚性赔偿的客观要件——情节严重的认定
现行法律均以情节严重作为知识产权惩罚性赔偿适用的客观要件，但关于情节严重的内涵与外延却未加明确。学界观点虽有差别，但多数认为情节严重包括侵权次数和侵权后果等考量因素，多次侵权是情节严重的情形之一。代表性的观点认为，惩罚性赔偿要求行为人实施了2次以上侵犯知识产权的行为或者侵权行为给权利人的利益或潜在利益造成了严重损害，满足其中任何一项均可。如果行为人实施的故意侵犯知识产权行为只有1次，但是已经给权利人的利益或者潜在利益造成极其严重的后果，适用补偿性赔偿不足以实现惩罚和威慑的目的，就应当适用惩罚性赔偿。如果行为人已经两次或多次故意实施侵犯知识产权的行为，就表明适用补偿性赔偿没有达到威慑作用，因此应给予惩罚性赔偿。[⑦]
上述观点与司法实践对情节严重的认知并无二致。司法实践中也认为情节严重是指被诉行为造成了严重损害后果，并以侵权规模和侵权结果作为归类的主要标准（参见北京市高级人民法院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准（2020年）》第1.13条）。如在斐乐体育有限公司与浙江中远鞋业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为：被告作为同类商品的经营者，理应知晓斐乐体育有限公司注册商标的知名度，其生产并且在京东商城、天猫商城、淘宝商城以及自营官方网站所销售的商品上突出使用与涉案商标近似的标志，且销售金额巨大。[⑧]而在本案中，法院同样考虑到被告生产规模大、销售渠道多、涉及地域范围广、侵权行为影响较大等因素，以及侵权产品存在产品质量问题会对原告的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。最高法院《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》对从高确定法定赔偿数额时应当考虑的因素进行了归纳总结，笔者认为该些考虑因素亦可视为情节严重的情形：是否主要以侵权为业，是否存在重复侵权，侵权行为是否持续时间长，是否涉及区域广，是否可能危害人身安全、破坏环境资源或者或者严重损害公共利益。
三、惩罚性赔偿的使用方法
（一）赔偿基数的确定
长期以来，数额确定难实际上是知识产权损害赔偿领域普遍存在的问题，要解决惩罚性赔偿的适用问题，就需要直面知识产权损害赔偿基数的确定。而知识产权损害赔偿额的确定，则面临多方面的现实复杂性，包括知识产权价值难以量化、被控侵权产品的数量难以证明、利润率和知识产权贡献率难以精确计算、许可使用和市场交易的证据少、侵权行为和损害结果之间因果关系证明难等。[⑨]学术界和司法实务界受实践的惯性推动，往往将损害赔偿的认定限定为一种精确的认定，即认为作为裁判结果的赔偿数额必然经历如数学推演般的精确计算，在无法得出精确数字的情况下，法官更倾向于适用法定赔偿方法确定赔偿数额，在综合案件事实的基础上根据法官的心证和经验做出推断。
权利人就损害赔偿的举证存在天然困难，究其原因在于有关侵权产品销量、侵权获利等数据资料主要掌握在行为人手里，虽然权利人可以通过公开渠道查询行为人销售数量、收入或利润的大概数据，或侵权产品在特定时间段、特定店铺的大概销售数据，但确切的数额仍须通过审核行为人的账簿方能确定。而行为人为避免对其不利的裁判结果，往往以种种借口为由拒绝提交相应资料，使得审理陷入僵局。为破解这一难题，举证妨碍规则便应运而生。如商标法第六十三条第二款规定，“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人主张和提供的证据判定赔偿数额。”再如最高法院《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第25条也规定，“人民法院依法要求当事人提交有关证据，其无正当理由拒不提交、提交虚假证据、毁灭证据或者实施其他致使证据不能使用的行为，人民法院可以推定对方当事人就该证据所涉证明事项的主张成立。”最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第27条也有类似规定，权利人的主张和提供的证据并非判定赔偿数额的“参考”因素，而是直接“根据”上述内容认定行为人因侵权所获得的利益。本案中，在原告已初步举证的前提下，法院明确要求被告提交相关账簿、资料等证据，但被告始终拒绝提交，故法院直接参考原告的证据推定侵权商品的销量和该商品的单位利润。司法实践中，在权利人已尽力举证的情况下，若行为人拒不提供相关账簿、资料，根据经验法则，法院可以推定行为人的商品销量或侵权获利超过权利人举证的数值，进而推定权利人主张的证据内容成立，并以此作为确定赔偿基数的依据。上海知识产权法院的证据出示令制度，可视为利用举证妨碍规则加大判赔力度的积极尝试。[⑩]
（二）赔偿倍数的确定
惩罚性赔偿适用的另一困难之处在于赔偿倍数的确定。在适用惩罚性赔偿的既有判决中，鲜有关于赔偿倍数确定的论述。考查各地法院对赔偿倍数的确定规则，目前也仅有北京市高级人民法院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准（2020年）》中有所涉及，但措辞较为简单，仅表述为“在法定倍数范围内酌情确定”，且“惩罚性赔偿的‘倍数’可以不是整数” 。司法实践中，惩罚性赔偿的倍数确定问题其实是法官的一个自由心证的过程，主要会考虑侵权人的主观恶意程度和侵权情节的严重程度，判决惩罚性赔偿的金额应当与侵权程度相适应，做到罚当其责，倍数可不限定为整数倍。在斐乐体育公司诉浙江中远鞋业公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，[11]法院认为，中远鞋业公司等知道其使用涉案被诉标志可能会给消费者造成严重误导，导致商品来源混淆误认的情况下，仍然继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显，侵权情节严重，应按照中远鞋业公司因侵权获利的3倍确定赔偿数额。在小米科技有限责任公司诉中山奔腾电器有限公司等商标侵权纠纷一案中，[12]法院认为被告的侵权行为具有极为明显的恶意，情节极为恶劣，所造成的后果亦十分严重，应当适用惩罚性赔偿，按被告侵权获利金额的2倍计算。在商务印书馆有限公司诉华语教学出版社有限责任公司侵害商标权及不正当竞争案中，[13]法院在侵权获利的基础上考虑华语出版社涉案侵权行为的主观恶意，按照侵权获利数额的1.5倍确定赔偿数额。在本案中，法院综合考量被告的主观恶意明显、侵权情节严重，确定3倍的惩罚性赔偿倍数。
在知识产权领域确立惩罚性赔偿制度，是我国加大知识产权保护力度、推动国家创新驱动战略的重要举措。在法律适用中厘清相应概念的内涵和外延，明确相应的适用标准，是法官准确适用惩罚性赔偿制度的前提。在具体适用的过程中，法官应摒弃对实际损失、侵权获利及许可使用费的高精度期待，将注意力集中到对行为人主观恶意和侵权行为情节严重的准确认定上。同时，法官可积极释明并引导当事人就损害赔偿进行举证，灵活应用证据规则确定惩罚性赔偿的基数；合理科学确定惩罚性赔偿的倍数。只有当适用标准更加统一、适用情形更加精准时，惩罚性赔偿惩戒、预防侵权的制度价值才能得以实现。
（案例刊登于《人民司法》2021年第29期）
[①]王利明：“美国惩罚性賠偿制度研究”，载《比较法研究》2003年第5期。
[②]朱丹：“侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的司法适用”，载2014年8月27日《人民法院报》。
[③]侯凤坤：“新《商标法》惩罚性赔偿制度问题探析”，载《知识产权》2015年第10期。
[④]舒媛：“商标侵权惩罚性赔偿适用情形研究”，载《法学评论》2015年第5期。
[⑤]参见（2016）苏05民初41号民事判决书。
[⑥]参见（2017）粤民终2347号民事判决书。
[⑦]曹新明：“知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律的修订”，载《知识产权》2013年第4期。
[⑧]参见（2017）京73民终1991号民事判决书。
[⑨]徐俊：“知识产权惩罚性赔偿基数问题研究”，载《中国知识产权杂志》总第158期。
[⑩]参见（2019）沪73民终130号判决书。
[11]参见（2018）京73民终2132号民事判决书。
[12]参见（2018）苏01民初3207号民事判决书。
[13]参见（2016）京73民初277号民事判决书。
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