商业秘密诉讼中的特殊抗辩

随着知识经济向纵深发展，商业秘密在市场竞争中的地位和作用日益凸显，权利人的维权意识日益增强，商业秘密侵权纠纷因而逐年上升，其中有不少成为法院审理工作中的疑难案件。从法理上讲，案件的特性往往取决于原告诉浍请求和被告抗辩的特殊性， 案件自然也不例外。因此，要解开商业秘密诉讼中的疑难，最根本的办法还在于分析、掌握这类案件中原告诉讼请求和被告抗辩的特点，以便法院在审理过程中、当事人在起诉应诉时有所遵循。由于诉讼请求和抗辩实质上不过是一个问题的两个方面，本节拟以商业秘密诉讼中的特殊抗辩为切人点，结合美国成文法的相关规定及判例，对商业秘密侵权诉讼进行剖析，期望对我国司法实务有所助益。

一、记忆抗辩

在商业秘密侵权案中，被告常常主张其仅仅是通过记忆的方式获取了前雇主的商业秘密，不构成侵占商业秘密的诉因，这就是所谓“记忆抗辩”。人们心目中存在以下认识，即在这种情形下，被告所记忆的商业秘密构成其“一般知识、技术和经验”，是可以为自己或者其他雇主的利益使用。法院有时对此抗辩也无可奈何，因为不可能通过对雇员施以“额叶白质切除术”消除其记忆。《美国代理法第二次重述》就规定：“雇员对其正常工作中所获客户信息如已形成记忆，则通常有权在雇佣关系结束后使用此信息，并与原雇主展开竞争。”

记忆抗辩大多出现在客户名单侵权案中，双方当事人诉争的焦点即雇员与前雇主客户之间的交情能否成为雇员的一般知识和经验。美国实务界曾倾向于认为，雇主如果将客户名单的信息作为商业秘密进行管理，而雇员只是通过记忆记住了一些客户，那么该记忆便构成其一般知识、经验，雇员可以在离职后为自己或者新雇主的利益与记忆中的客户进行交易；如果雇员以书面形式记载了该客户名单，则构成商业秘密侵权。其理由如上文所述：法律不能消除一个人的记忆，因而不能禁止雇员与原雇主的客户做生意。

在TP公司诉胡果(). P. Inboratories，Inc. v. Huge)案中，法官就以原告不能证明被告是以书面的形式还是以记忆的方式取得客户名单为由判原告败诉。根据这一原则，似乎雇员与前雇主客户熟悉并记住这些客户资料后，就无法禁止该雇员使用前雇主的客户名单。但是，仅仅以雇员使用的方法作为区分标准似乎过于轻率，理由不充分。因为是否借助于书面记载的区别只不过是记忆的形式和手段不同，至多反映了当事人记忆力强弱有别，如以此作为判断是否构成侵权的标准无异于放纵当事人以记忆的方式侵占他人商业秘密。

在1995年斯坦彼德公司诉梅案中，美国伊利诺斯上诉法院驳回了被告的记忆抗辩，并指出“记忆也是侵占商业秘密的一种形式”。该案原告系全美有名的汽车工具和设备销售商，其客户名单由工具批发商组成。证据表明该客户名单不是可以通过公共渠道轻易获得的，原告为开发该名单花费了相当的时间、努力和金钱并采取了保密措施。法院因此认定该客户名单是应受法律保护的商业秘密。被告（原告的前售货员）辩称，他虽然使用了供职于原告期间获悉的原告的客户名单，但不构成侵占商业秘密，因为原告未能提供记录在案的有形的实际获得的证据。对此，上诉法院明确指出，侵占商业秘密或者是通过有形的复制，或者是通过记忆，即“存在被告通过复制名单或者通过记忆侵占客户名单的实质证据。事实上，被告自己也承认，他们至少通过记忆原告一部分客户名单的住址重新开发了其客户名单。通过记忆重建一个商业秘密并未使原秘密信息变成非秘密信息。

记忆也是侵占商业秘密的一种形式”。

因此，不管是否通过书面记载形式，只要相关信息属于商业秘密而被告未经许可使用或者披露了原告的这类信息就构成侵权，记忆抗辩不构成免责的充足理由。

二、权利人意外或者错误泄露

保持秘密性是商业秘密最重要的构成要件之一。但现实生活中，再严密的保密措施也难免出现疏漏，一旦商业秘密由于意外或者权利人失误等原因而泄露，由此而获悉该商业秘密的人能否因自己使用或者披露而免负侵权之责呢？《美国统一商业秘密法》的制定者考虑到了商业秘密因疏忽或者意外而被泄露的可能，该法通过对“侵占”的定义确认此时商业秘密仍然存在。根据该法，“侵占”包括“在其状况发生实质性变动前就已知道或者有理由知道其为商业秘密且获得该商业秘密是由于意外或者错误的情况下，未经明示或者默示同意而披露或者使用他人商业秘密”。

在烟花公司诉普莱弥尔公司案中，原告无意中将其客户名单误寄给其客户，被告即据此主张该客户名单已不再构成商业秘密。但法院认为此次泄露纯属意外事件，并不能改变客户名单的商业秘密属性。在本案中，只是由于原告雇员误以为客户名单是要寄给那些名单上记载的客户时，作为商业秘密的客户名单才发生了泄露。因此，法院认为诉争的商业秘密仍然存在并驳回了被告的即时判决申请。作为该案的准据法，堪萨斯州统一商业秘密法并未要求商业秘密的所有者保持其绝对的秘密性，而只要求依据具体情况采取合理的保密措施。在本案中，原告的客户名单仅仅泄露给了11个客户，而且泄露是在善意不知情的情况下发生的。原告在得知泄露发生后马上通过电话、信件或者其他方式与这11位客户取得联系，告知这些客户将客户名单寄给他们是由于工作失误，并请他们将该客户名单原件及复印件立即寄还给原告，同时告知他们任何使用或者泄露此名单的行为将被视为商业秘密侵权。由于原告及时采取了补救措施，他依然拥有其商业秘密。

可见，在一定条件下权利人意外或者错误泄露其商业秘密并不能作为被告免责的理由，这里所说的条件就是：因此而获悉原告商业秘密的被告在接到原告的通知之前，并未由于获悉该 而改变了自己的状况，如为使用该商业秘密而进行了大量的投资或者新建了厂房或者生产线等。

三、权利人自己披露或者告知

一般来说，商业秘密的权利人只有通过使用或者转让的方式才能实现其商业秘密的价值，而且，权利人不可能事必躬亲，使用商业秘密从事生产或者进行交易往往要借助于其合作者、代理人或者雇员的劳动，这样他就不得不将商业秘密的具体内容告知或者披露给这些人员。而在转让商业秘密时，权利人必须首先将该商业秘密的细节告知未来的或者潜在的受让人，受让人才能决定是否需要这类商业秘密，双方才可能以此为基础讨价还价，但讨价还价的最终结果并非总是成交。合作者、代理人或者雇员有可能为自己或者其他人的利益，经商业秘密权利人的许可或者超出权利人许可的范围使用或者披露商业秘密，未成交的受让人也常常擅自披露或者使用其在谈判过程中所知悉的有关商业秘密。这样，当权利人提起商业秘密侵权之诉时，被告自然会以其所使用或者披露的商业秘密系权利人自己告知或者披露的为由进行抗辩。这类抗辩可否使被告免责呢？

在史密斯诉德拉夫公司案中，原告为销售其货物容器与被告洽谈，在洽谈期间，原告将有关该项生意的具体信息告知了被告，包括内含“刚硬的”和“易于拆开的”货物容器专利使用方法和蓝图、货物容器的模型、向未来的使用者调查以及进一步联系的信件。由于对货物价格存在分歧，谈判最终破裂，而此后被告开始制造与原告近似的容器。原告遂提起侵占商业秘密之诉，被告的抗辩理由之一就是其所获悉的商业秘密是原告自己披露或者告知的。法院指出，被告能否免责取决于原告披露相关信息时，被告是否处于信托者或者信任者的地位。美国大法官霍姆斯曾经说过，信任关系是商业秘密诉讼的出发点。没有信任关系的诉讼当然不存在法律诉讼的基础。原告的信息之所以受保护，就是因为其具有秘密性。随随便便地披露自然破坏其秘密性并导致商业秘密不能受相应的保护。但是，如果在告知信息时存在着信任关系，情况就不同了。很显然，法律并不强求对被告有明示的信任承诺。但是，问题在于能否从当事人的关系中推论出存在信任关系。在本案中，原告披露其设计方案的唯一目的是坚定被告购买其设计方案的意识。被告知道和理解这种目的是没有问题的。因此，原告就将信任给予了被告，而被告接受这种信息时应当受信任的限制。法院指出：“首先应当确定的是，被告不应欺诈性地对待原告给予其的信任。这通常是信任关系所附带的。如果说被告知悉原告的商业秘密有什么不利的话，就是他必须承受这种负担。”当然，这种信任关系并不局限于谈判者之间，雇主与雇员、本人与代理人以及合伙人之间都存在信任关系。如《美国代理法重述》第395条就规定：“除非经过同意，代理人对本人负有下列义务：不使用或者向他人披露其由本人告知的或者由其在代理过程中获知的秘密信息，或者违反代理人的义务，为自己或者代表他人与本人进行竞争或者损害本人，即使此种信息与其受委托的事务无关。除非该信息为一般知识。”

按照英美法保护商业秘密的“信任关系理论”，商业秘密的保护是建立在信任关系的基础之上的，即由于行业或者工作的特殊性，从业人员的专业知识和职权在整个法律关系中始终居主导地位，对方必须单方面给予相当程度的信任。公司必须将商业秘密告诉其雇员才能使商业秘密发挥作用，委托人与代理人之间、患者与医生之间、储户与开户银行之间都可能知晓对方的商业秘密。但基于他们之间存在的信任关系，这些专业人员对其业务上得知或者取得的秘密负有保密义务。而且不论这些信息是商业秘密还是个人隐私，都不以当事人之间签订保密契约为必要。强制这些人承担保密义务，是这些行业或者从业人员的社会责任和职业道德的必然要求。

可见，当原被告之间存在诸如雇佣、代理、合伙和订约谈判等信任关系时，被告很难以其所知悉的商业秘密是由原告告知的为由抗辩成功。正是基于上述理由，我国《合同法》第43条规定：“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。”在今后的立法和法律修订工作中应将这类规定写人《劳动合同法》等其他相关法律中。

四、反向工程

在知识产权体系中，人们常常将商业秘密特别是其中的技术秘密与专利进行比较。专利权一旦获得，在法定期限内权利人享有独占权，即享有对专利的专有使用权和转让权，并有权禁止他人开发、假冒和使用该专利。商业秘密则不同，只要能保持其秘密性，权利人就可以永远保持事实上的独占，但一旦公开就永远消灭，而且不能禁止以独立开发和反向工程之类的合法手段获取该商业秘密。因此，在商业秘密侵权纠纷中，反向工程是被告最常用的抗辩理由之一

所谓反向工程，是指从已知的产品着手通过追溯的方式探知其开发或者制造的方法。其中，已知产品必须是以正当和诚实的方式获得的，例如从公开市场上购买。在这类案件中，一旦原告举证证明了两种产品（即原告和被告生产的包含系讼商业秘密的产品）的相似性，举证责任就转给了被告，即被告必须证明他是以从公共领域获得的产品为基础通过反向工程获得其生产方法的。

还是来看史密斯诉德拉夫公司案。针对原告的起诉，被告抗辩原告容器的结构性设计已经因容器的公开使用以及公开的材料而公开，在洽谈的时候原告的知识不再是 。初审法院认定：“证据表明，通过公知和在贸易杂志上发表，原告已向世人公开了有关资料的全部信息”，“在所称的具有新颖性的容器已被制造并销售的情况下，就不存在秘密性的披露问题。有关其制造的所有信息都可以通过检查该容器获得”。上诉法院一一一第七巡回法院则认为，公开的材料并未披露原告的设计方案。这些材料披露了外部的情况，以及容器使用了大的双门、可移动的探视孔、货物支撑插孔和折叠腿。但是，这并不等于披露结构性的设计及其工程细节。知悉这些内容必须对产品进行认真研究和提炼。因此，在洽谈时原告的相关技术信息和客户资料仍然构成商业秘密。

美国第七巡回法院援引了宾西法尼亚州的判例一一压力钢火车头公司诉标准钢火车头公司案，在该案中，原告请求保护其具有秘密性的火车头制造方案。该制造方案是被告明知违反信任关系而获得的。被告辩称，由于可以通过检查火车头（已公开使用）获得该方案，其使用通过不正当手段获取的知识应当宽恕。法院指出：“这些工程师和绘图员从已经制造出来的火车头中，应当能够测算出该公司所制造的火车头，并在不长的时间内设计出具体的和实际的图纸。但他们并没有这样去做，原因很显然，就是能够得到蓝图，该蓝图是十分精确的。”法院据此支持了原告。

根据该案，巡回法院认为，任何人通过正当手段取得其竞争对手的产品并经过检测或者分析获取其中的技术方案都是合法的，除非所涉及的产品享有专利。但可以通过合法手段取得的事实并不意味着可以通过违反信任义务获取，而省去检测和分析的努力。“商业秘密可以通过实验或者其他合法和公平的方式取得的事实，并不剥夺其所有人对通过不正当手段获取该商业秘密的人提起诉讼的权利。

巡回法院指出，史密斯诉德拉夫公司案不存在简单的设计、广泛的知悉以及一眼就看穿其结构的情况。相反，我们面对的是相对复杂的机器，此种设计的目的是装载大而重的货物；被告通过认真检测有可能获取设计方案，但事实上他并没有这样去做。被告直到取得原告的方案后，才开始设计其容器。被告的确对原告的方案进行了修改，增加了折叠腿等。但被告的工程师承认参考了原告的专利应用方法，并且说这样是为了避免侵权。这些证据，加上原被告产品的高度一致性，非常充分地证明了被告非法使用了原告的结构设计。

很明显，上述案例中所谓“对产品进行认真研究和提炼”、“测算”、“自行检视”或者“认真检测”等无非是对“反向工程”更具体的表述。可见，要想通过主张反向工程抗辩免责，被告不但要证明系讼商业秘密可以通过反向工程获得，而且必须证明他实际上是通过反向工程深知产品中所包含的商业秘密的。可以通过反向工程获得并不等于被告实际上进行了反向工程，因为反向工程既费时又消耗人力财力，在有直接获悉原告商业秘密的“捷径'时，被告往往受利益驱使侵占他人商业秘密。这也是现实生活中商业秘密侵权纠纷屡屡发生的原因之一。